특허 출원을 위한 기본 지식 Part 2 ㅣ 특허 출원 절차

Part2를 들어가기 전에

지난 포스팅에서는 특허와 특허 명세서에 대해 전반적으로 살펴보았습니다. 지난 포스팅에서 말씀드렸던 대로 잘 작성된 특허 명세서는, 이제 특허청에 제출하고 심사를 통해 등록까지 승인을 받아야 실제적으로 독점권을 실시 할 수 있는 권리를 행사할 수 있게 됩니다.

특허 출원 절차

아래의 도표는 특허청 홈페이지에서 발췌해온 특허출원 흐름도 입니다. 오늘은 이 도표에 작성된 각 단계에 따른 “특허 출원 절차”에 대해 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 특허 출원 절차를 간단히 요약하자면 출원 - 방식심사와 심사청구 - 출원공개 - 실제심사 - 특허결정으로 이루어집니다.

1. 출원

특허를 출원하기 위해서 가장 먼저 해야 하는 일은 출원서를 특허청에 제출하는 것인데요. 이때 출원서에는 출원인(특허 출원을 한 자; ex HITS) 정보, 대리인 정보, 발명의 명칭, 발명자(실제 발명을 한 자; ex HITS의 연구원) 정보를 표시해야 하며, 앞선 포스팅에서 살펴보았던 발명의 설명과 청구범위가 적힌 명세서와 도면 및 요약서를 첨부하여야 합니다.

2. 방심심사와 심사청구

출원을 마치게 되면, 특허청에서는 형식적인 오류를 확인하는 “방식심사”를 진행하고, 특별한 오류가 없다면 “심사청구” 단계로 넘어가게 됩니다. 우리나라의 경우 심사의 적체를 막기 위해 출원된 모든 특허에 대해 심사를 진행하는 것이 아니라, 심사를 진행해달라는 “심사청구”가 있을 경우에만 심사를 시작하는 심사청구제도를 운영하고 있습니다. 따라서 심사청구가 늦어질수록, 특허등록 시점 또한 늦어지게 되는데요. 어떠한 이유로 특허 출원 번호만이라도 빠른 확보가 필요한 경우나, 다수의 기술을 개발한 경우 출원 비용을 줄이기 위해서, 심사청구를 하지 않으면서 특허 출원만 먼저 진행한 후, 사업화 진행 여부의 판단 시간을 확보한 후, 추후 사업화를 진행하기로 한 특허만 심사청구를 진행하는 방법도 고려해 볼 수 있습니다. 심사청구 신청은 누구든지 가능하며, 출원일로부터 3년 이내에만 가능하고 3년이 지나면 취하로 간주하여 특허 취하가 됩니다.

<우선심사란?>

심사를 진행하는 순서는, 원칙적으로는 심사청구가 신청된 순서에 따라 진행하는 것이 원칙이나, 모든 출원에 대해 예외 없이 원칙을 적용하다 보면 공익이나 출원인의 권리를 적절히 보호할 수 없는 면이 있게 됩니다. 이에 따라 특허법에서는 일정한 요건을 만족하는 출원에 대해 심사청구 순위와 관계없이 다른 출원보다 먼저 심사할 수 있도록 하는 우선심사제도를 규정하고 있습니다. 이러한 우선심사제도의 경우 우리나라뿐 아니라 미국, 유럽, 일본 등에서도 시행 중이며, 신청은 누구든지 가능합니다.

우리나라의 특허법에서 지정한 우선심사의 대상은 다음과 같습니다. 이 중 대부분 “2. 우선심사의 신청을 하려는 자가 출원된 발명에 관하여 직접 선행 기술을 조사 ~” 사유로 우선심사를 신청하게 되며, 이때 선행기술 조사는 대부분 선행 기술 조사를 전문적으로 시행하는 전문 선행 기술 조사기관에 의뢰하여 진행하게 됩니다.

<우선심사 대상>

1. 출원공개 후 제3자가 업으로서 출원된 발명을 실시하고 있는 것으로 인정되는 출원 (고시제4조제1호)

2. 우선심사의 신청을 하려는 자가 출원된 발명에 관하여 직접 선행기술을 조사(자체 선행기술조사)하고 그 결과를 특허청장에게 제출한 경우로서 다음의 어느 하나에 해당되어 긴급처리가 필요한 출원(고시제4조제2호)

가. 방위산업분야의 출원으로서 「방위사업법」 제34조, 동법시행령 제39조, 동법시행규칙 제27조 및 동법시행규칙 제28조에서 규정하고 있는 방산물자 또는 그 제조방법에 관한 출원

나. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 특허출원

다. 수출촉진에 직접 관련된 출원

라. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원

마.다음의 어느 하나에 해당하는 기업의 출원으로서 출원된 발명이 그 기업의 업종과 관련성이 있고 해당 출원의 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 그 기업에 해당하는 출원

바. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 연구개발과제의 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관이 관계 중앙행정기관의 장과 체결한 사업계획서에 따라 연구개발을 추진한 결과에 관하여 행한 출원

위 6가지 외 6가지 항목이 존재합니다. 추가 6가지 예와, 상세한 우선심사 대상 설명은 아래 특허청 홈페이지 링크를 참고해주세요. (https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200225)

3. 특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원으로서 별표 2에서 정하는 신청요건을 갖춘 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특허출원(별표 1에서 정하는 증빙서류를 첨부한 경우에 한정한다)

4. 우선심사의 신청을 하려는 자가 출원된 발명에 관하여 직접 선행기술을 조사하고 그 결과를 특허청장에게 제출한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 출원 (ex. 코로나)

3. 출원공개

이렇게 출원된 특허들은 특허 출원일로부터 1년 6개월(18개월) 지나면 그 최초 출원 명세서가 공개되게 됩니다. 이는 강제 공개이므로 출원인의 의사와 상관없이, 출원이 공개를 원하지 않더라도 무조건 공개가 되며 이를 “공개 전문 또는 공개 공보”라고 하며, 공개 전문은 KIPRIS에 개시됩니다.

다만, 출원일로부터 18개월 이전에 등록되거나 출원 절차가 종료(거절결정 확정 등)된 경우에는 공개되지 않습니다. 이러한 공개공보는 등록 공보(공고전문)와 함께 대표적인 선행기술문헌으로 작용하는데요. 그렇기 때문에 선행기술문헌 조사 시에는 등록 공보 뿐만 아니라, 공개공보에 기재된 기술도 함께 조사가 필요합니다. 등록 공보는 특허 등록이 완료된 상태의 명세서로, 특허 등록 이후 KIPRIS에 개시되며, 특허청의 거절 이유에 따라 공개공보의 명세서 중 일부 내용이 등록 공보에서는 보정(삭제 or 수정)이 되기도 합니다.

4. 실체심사

실체심사란 “심사관이 특허출원에 대한 등록 여부 결정을 위해 심사를 진행하는 것”입니다. 명세서를 통해 발명의 내용을 확인하고, 관련 선행 기술을 조사한 후, 조사한 선행 기술들과 명세서의 발명을 비교하며 특허 요건을 모두 구비하였는지를 심사합니다. 이때, 특허 요건을 모두 만족하였다면 바로 등록결정이 이루어지며, 만족하지 못하였다면 “의견제출 통지(거절이유통지,Office action, OA)”를 통해 등록 거절의 사유를 전달합니다. (특허 요건에 대해서는 다음 포스팅에서 좀 더 자세히 다룰 예정입니다.)

의견 제출통지란, “특허출원 발명이 특허를 받을 수 없다는 내용을 그 이유와 함께 심사관이 특허 출원인에게 통지하는 것”으로 주로 청구범위가 너무 넓다는 이유로 거절통지가 나오며, 이러한 이유로 거절통지가 나온 경우에는 보정단계에서 권리 범위를 줄여 출원을 진행하게 됩니다.

<의견제출통지서 예시>  국제출원번호 WO2019216294

“의견제출 통지”를 받은 출원인은 명세서에서 청구범위를 보정하여 작성한 “보정서”와 거절 이유에 대한 의견을 작성한 “의견서”를 함께 제출하여 심사관의 거절이유에 대해 소명과 함께 수정된 청구범위로 다시 한번 심사를 요청하는 “재심사청구”를 요청하고 이때, 재심사는 최초에 거절결정을 한 심사관이 심사하게됩니다.

<보정서의 예시>

특허등록번호 1026427160000 “단백질 인산화 효소 저해 활성을 갖는 신규한 이미다졸 유도체 및 이의 용도”

재심사청구의 경우 한국의 경우에는 1회만 신청이 가능하고, 재심사청구 시 “거절결정”을 받은 후에는 다시 재심사청구를 할 수 없으며, “거절결정불복심판”만이 가능합니다. 반면에 미국의 경우, “계속심사청구(RCE, Request for Continued Examination)”제도를 시행하고 있으며, 관납료를 추가로 납부하면 횟수에 상관없이 계속하여 심사를 요청할 수 있습니다.

다시 한국의 특허제도로 돌아와서, “거절결정불복심판”은 “거절 이유에 납득할 수 없어 처음 작성한 청구범위를 그대로 권리화 하기 위해 명세서의 보정 없이 의견서만 제출하여 심사를 청구하는 것” 을 의미하며, 재심사청구 없이 바로 신청을 할 수도 있고, 재심사청구에서 거절결정을 받은 후 신청할 수도 있습니다. 다만, 이때는 “심사”가 아닌 "심판”으로서 “심사관”이 아닌 “심판관”이 심판을 하게 됩니다.

5. 특허결정

자, 이제 길고 긴 여정을 거쳐 드디어 특허 결정을 받았다고 가정해 보겠습니다. 특허 결정 통지를 받으면 바로 권리를 행사할 수 있는 것일까요? 정답은 “X”입니다. 특허결정이 내려진 후에도, 등록비를 지불하고, 이후 등록된 명세서가 공개되는 등록공고가 개시까지 완료가 되어야만 드디어 모든 여정이 완료되고 특허권을 행사할 수 있게 됩니다.

특허 출원을 위한 기본 지식 Part 2를 마치며…

이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서의 “특허의 이해와 특허 명세서 작성 방법”에 이어 “특허 출원 절차에 대해 알아보았습니다.

이번 포스팅에서는 국내에서의 일반적인 특허 출원 절차만 소개해 드렸지만, 국가별로 출원 절차들이 비슷할 것 같지만, 실제로는 많이 상이한 것들도 많기 때문에, 국제 출원을 진행할 때는 출원국별로 해당 국가의 특허 전문가(변리사)들과 함께 출원을 진행하게 되며 그에 따라 명세서 작성 전략이 달라질 수도 있으므로 이에 대해 대리인과 충분한 논의를 한 후 명세서를 작성하시는 것이 좋습니다.

또한, 최근에는 정식적인 출원 전에 임시출원(가출원)을 통해 출원을 진행하는 경우가 많고, 이 제도 또한 나라별로 제도가 상이하므로 전략적으로 어느 국가에서 출원을 진행하는 것이 좋을지도 전문가와 함께 논의하여 결정하는 것이 좋습니다. 이러한 논의를 할 때도 어느 정도의 특허 출원에 대해 이해하고 있다면 논의가 더 원활하겠죠?

지금까지는 특허 출원 과정의 프로세스에 대해 알아보았다면, 다음 포스팅에서는 실제로 특허를 등록받기 위한 “특허요건”에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이번 포스팅도 특허제도에 대해 이해하는데 조금이나마 도움이 되셨길 바라면서 이만 글을 마치겠습니다.

참고문헌

1. 유미특허법인 블로그
2. 특허청 - 신규심사인력조기심사적응교육 자료 (특허심사제도과 윤기웅 사무관)
3. 특허청 홈페이지
4. 2021년 한국발명진흥회 “지식재산권의 이해 및 선행기술 조사 실무” 교육자료 (특허법인 남앤남 변리사 김승환)