특허의 이해

신약개발 연구에 있어 빼놓을 수 없는 키워드 중 하나는 바로 “특허” 입니다. 하나의 신약을 개발하는데 평균적으로 15년이 걸리지만, 일반적인 특허의 존속기간은 20년에 불과하기 때문입니다. 이로 인해 의약품에 한해 “의약품 특허권 존속기간 제도”가 적용되곤 합니다. 기본 특허 존속 기간 20년에, 임상시험과 의약품 인허가에 소요된 시간을 고려하여 추가 연장을 허용하는 제도입니다. 여기에 더해, 제약사들은 에버그리닝 전략 등을 통해 특허 존속기간을 더 늘리기도 합니다. 그렇다면 대체 “특허”란 무엇이길래 이렇게까지 존속 기간을 연장하기 위해 애를 써야하는 것일까요?

특허 출원의 이해

특허는 출원일로부터 1년 6개월 후 모든 사람들에게 공개됨에도 불구하고, 많은 기업과 연구자들이 기술을 특허로 출원하는 이유는 무엇일까요?  그 이유는 바로 기술 공개에 대한 대가로 독점권(특허권)을 부여받는 것이기 때문입니다. 특허권자는 해당 기술에 대해 일정 기간 독점적으로 권리를 행사할 수 있고, 이를 통해 기술적 우위를 확보할 수 있습니다. 국가적으로는 이러한 기술 공개를 통해 더 진보된 기술 개발이 가능해지고, 결과적으로 산업 전반의 발전을 유도할 수 있다는 이점이 있습니다. 기업 입장에서 보면, 오랜 시간과 비용을 들여 개발한 기술을 경쟁자에게 공개하는 것은 꺼려질 수밖에 없습니다.

그럼에도 불구하고 열심히 개발한 기술을 특허로 출원하는 이유는 무엇일까요? 국가에서는 기업이 기술을 공개하는 조건으로 일정 기간(보통 20년) 동안 해당 기술을 독점적으로 실시할 수 있는 독점권을 부여합니다. 따라서 기업에게도 이득이 될 수 있게 한 것이죠. 다시 한번 생각해보면, 기술에 대한 독점권은 “존속기간”에만 효력이 있게 되기 때문에, 기업 입장에서는 “존속기간”을 최대한 늘리고 싶을 수 밖에 없습니다.

더 나아가 특허권은 권리를 획득한 국가 내에서만 효력이 발생하는 “속지주의” 원칙을 따릅니다. 즉, 해당 기술을 적용하여 상업적인 활동을 하기를 원하는 모든 국가에 개별적으로 특허권을 확보해야 합니다. 따라서, 특허를 출원할 때는 해당 기술을 실시할(의약품의 경우, 해당 의약품을 판매 할) 국가들을 미리 정해두고, 해당 국가들에서도 함께 출원절차를 진행하는 것이 필요합니다. 이러한 과정을 각 국가별로 진행하는 것은 번거롭고 어려움이 있기에, PCT(특허협력조약) 이라는 제도가 있으며, 이를 이용하면 여러 국가에 대한 특허 출원을 보다 쉽게 진행할 수 있습니다.

특허권이란?

“특허권”과 혼동하기 쉬운 권리들을 보면 실용신안권, 디자인권, 상표권이 있으며, 이는 특허와는 조금 다릅니다. (자세한 내용은 아래 표 참고)

이들 중 실용신안은 특허와 굉장히 유사하지만, 해당 기술이 고도하지 않으며, 물건(물품)만을 대상으로 한다는 차이가 있습니다. 따라서 특허 출원 이후, 해당 기술이 고도하지 않을 경우 실용신안으로 변경은 가능하나, 실용신안을 특허로는 변경이 어렵습니다.

특허명세서란?

특허 명세서란 특허를 받고자 하는 발명의 기술적인 내용을 기재한 문서를 뜻합니다. 발명의 설명(발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 내용)과 청구범위를 포함하는 문서를 의미합니다. (특허법 제 42조 제2항)

위에서 특허권은 기술공개를 대가로 하여 독점권을 부여하는 제도라고 말씀 드렸었습니다. 명세서가 상세하지 않을 경우 기술이 올바르게 공개되는 것이 아니므로 독점권도 인정되어서는 안됩니다. 때문에 명세서가 상세하지 않은 기재불비는 거절 이유이자 무효사유로 작용하게 됩니다. 우수한 발명이더라도 명세서 작성이 잘못되면 특허를 받지 못하게 되거나, 특허 등록을 받게 되더라도 특허 받은 발명이 베대로 독점권을 인정 받지 못할 수 있는데요. 이 때문에 특허 등록 자체도 중요하지만, 경쟁사에서 회피가 어려운 우수한 특허를 작성하는 것이 중요합니다.

명세서는 크게 발명의 설명과 청구항 두 개의 파트로 나뉘는데요, 이 중에서도 청구항이 더 중요합니다. 청구항은 특허권을 청구하는 범위이자, 실제 특허 등록 시 특허권이 부여되는 범위를 명시하는 부분입니다. 특허 청구 범위에는 기능적이거나 추상적인 표현이 많이 사용되기 때문에, 청구항만으로는 제3자가 발명을 정확히 이해하기 어렵습니다. 따라서 발명의 설명이 이를 뒷받침해주는 역할을 하며, 명확성과 이해도를 높이는 데 중요한 부분을 차지합니다.

특허명세서 1. 발명의 상세한 설명

먼저, 발명의 상세한 설명의 경우 보통 20~30장 분량으로 작성됩니다. 이 안에는 발명의 설명, 기술분야, 발명의 배경이 되는 기술, 발명의 내용, 도면의 간단한 설명, 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용들을 작성하게 됩니다. 청구범위만으로는 발명이 무엇인지 명확히 알기 어려운 경우가 많기 때문에, 특허 청구범위를 자세히 풀어서 설명하는 방식으로 작성되곤 합니다. 따라서 경쟁사 특허를 분석할 때는 청구항뿐만 아니라 발명의 설명 부분도 정독하여야 합니다. 이는 발명의 구체적 내용 파악과 청구 범위를 꼼꼼히 분석하기 위함입니다.

발명의 상세한 설명의 몇가지 예시

• 명세서에서 사용하는 용어들에 대한 정의 예시
  • 명세서에서 사용되는 각 용어에 대해 매우 상세하게 정의를 작성합니다. 청구항에서는 상세한 작성이 어렵기 때문에, 상세한 설명 부분에 작성하여야 합니다. 추후 명세서 보정 시, 상세한 설명에 작성되어 있지 않은 내용으로는 보정이 어렵습니다. 따라서 최대한 상세하게 작성하는 것이 중요합니다.

• 구체적인 compound list 표의 예시
  • 청구범위에 포함되는 실제 완전한 구조를 보여주는 예시입니다.
  • 특허 등록을 위해서는 청구범위에 기재된 모든 구성요소들이 실시예에 기재되어 있어야 합니다. 만약, 일부 범위에 해당되는 구조들이 없다면, 해당 범위는 삭제가 필요할 수도 있습니다.
    

• 합성 방법 작성 예시
  • 실시예에 기제한 compound들의 합성 방법을 작성합니다. 동종의 기술자가 보고 따라서 실시 할 수 있을 만큼 자세히 기재하여야합니다.
     

특허명세서 2. 청구항 (Claim)

청구항은 “Claim” 또는 “특허 청구범위” 라고도 하며 보통 1-2장 분량으로 작성합니다. 의약품 특허의 경우, 보호 범위를 정확하게 명시하기 위해 Markush 구조로 표현합니다.

Markush 구조로 표현된 보호 범위 내의 모든 구성 요소들은 반드시 실시예에 기재되어 있어야 합니다. 그렇지 않을 경우, 추후 심사 과정에서 동종 기술자가 쉽게 실시할 수 없다는 이유로 특허 거절 사유가 될 수 있습니다. OA시 청구 범위 삭제 또는 보완이 요구될 수 있습니다. 또한, 청구항은 출원단계에서는 “권리요구서”의 성격을 가지지만, 등록 이후에는 “권리서”가 되어 추후 특허 소송시 매우 중요한 근거가 됩니다. 때문에 청구하고자 하는 범위를 모두 빠짐없이 포함하여 작성하는 것이 매우 중요합니다.

<Markush 구조로 작성된 청구항의 예시>

특허 출원을 위한 기본 지식 Part 1.을 마치며

이번 포스팅에서는 특허 제도와 특허 명세서에 대해 전반적으로 살펴보았습니다. 특허는 신약 개발에서 연구 초기부터 마지막 단계까지 매우 중요한 역할을 합니다. 연구 초기에는 경쟁사 특허들을 분석하여 정보를 얻고, 회피 전략을 세워야 합니다. 어느 정도 우수한 물질이 도출된 후에는, 해당 물질에 대한 특허권 확보를 위한 특허 명세서를 작성하고 출원 절차를 진행하게 됩니다. 이 시점에서 어떻게 하면 가장 넓은 범위를 확보할 수 있을지에 대한 전략도 수립하여야 하죠. 이뿐만 아니라 출원 이후에는 거절통지에 대한 대응도 진행해야 합니다. 특허에 대해 보다 정확하고 깊은 이해를 하게된다면, 연구 전반에 걸쳐 보다 “좋은 특허”를 출원하는 데 많은 도움이 될 것 입니다. 이 시리즈가 여러분들이 “좋은 특허”를 출원하는데 많은 도움이 되길 바라면서, 다음 포스팅에서는 특허의 출원 절차에 대해 살펴보도록 하겠습니다.