특허 출원을 위한 기본 지식 Part 2 ㅣ 특허 출원 절차

Part2를 들어가기 전에

지난 포스팅에서는 특허와 특허 명세서에 대해 전반적으로 살펴보았습니다. 앞서 설명드린 것처럼, 잘 작성된 특허 명세서는, 이제 특허청에 제출하고 심사를 통해 등록까지 승인을 받아야 실제적으로 독점권을 행사할 수 있는 법적 권리가 주어집니다.

특허 출원 절차

아래의 도표는 특허청 홈페이지에서 발췌한 특허출원 흐름도 입니다. 오늘은 이 도표에 따라 각 단계 별 “특허 출원 절차”에 대해 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 절차를 간단히 요약하자면 출원 -> 방식심사와 심사청구 -> 출원공개 -> 실제심사 -> 특허결정으로 이루어집니다.

1. 출원

특허를 출원하기 위해서 가장 먼저 해야 하는 일은 출원서를 특허청에 제출하는 것인데요. 출원서에는 출원인(특허 출원을 한 자, 예: HITS) 정보, 대리인 정보, 발명의 명칭, 발명자(실제 발명을 한 자; ex HITS의 연구원) 정보를 기재해야 합니다. 또한, 앞선 포스팅에서 살펴보았던 발명의 설명과 청구범위가 담긴 명세서, 도면 및 요약서도 함께 첨부해야 합니다.

2. 방심심사와 심사청구

출원을 마치면, 특허청에서는 형식적인 오류를 확인하는 “방식심사”를 진행합니다. 특별한 문제가 없을 경우, “심사청구”로 넘어가게 됩니다.
우리나라에서는 심사청구제도를 운영하고 있어, 출원된 모든 특허를 자동으로 심사하지 않고, 심사청구가 있는 경우에만 심사를 진행합니다. 이 제도는 심사 적체를 방지하기 위한 것으로, 심사청구가 늦어질수록 특허 등록 시점도 함께 늦어지게 됩니다.

따라서 다음과 같은 전략적 활용이 가능합니다.

• 특허 출원 번호만이라도 빠르게 확보할 필요가 있는 경우

• 다수의 기술을 개발해놓고, 출원 비용을 줄이기 위한 경우

이럴 때는 우선 특허 출원만 먼저 진행한 뒤, 사업화 여부를 판단한 후, 실제로 필요한 특허에 대해서만 심사청구를 진행하는 방식도 고려할 수 있습니다. 참고로 심사청구는 누구나 신청할 수 있으며, 출원일로부터 3년 이내에만 가능합니다. 3년이 지나면 심사청구를 하지 않은 특허는 자동으로 취하됩니다.

<우선심사란?>

심사는 원칙적으로 심사청구가 접수된 순서에 따라 진행됩니다. 하지만 모든 출원에 이 원칙을 예외 없이 적용할 경우, 공익이나 출원인의 권리를 충분히 보호하지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다.
이에 따라 특허법은 일정 요건을 충족하는 출원에 대해, 심사청구 순서와 관계없이 다른 출원보다 먼저 심사할 수 있는 우선심사제도를 규정하고 있습니다. 이 제도는 우리나라뿐 아니라 미국, 유럽, 일본 등 주요 국가에서도 시행 중이며, 신청 자격에는 제한이 없습니다.

우리나라 특허법에서 지정한 우선심사 대상은 다음과 같습니다. 이 중 상당수는 "② 우선심사를 신청하려는 자가 출원된 발명에 관해 직접 선행기술을 조사한 경우”에 해당하여 우선심사를 신청하게 됩니다. 이때의 선행기술 조사는 대부분 전문 조사기관에 의뢰해 진행되며, 이를 통해 보다 신속하고 신뢰도 높은 심사 결과를 기대할 수 있습니다.

<우선심사 대상>

1. 출원공개 후 제3자가 업으로서 출원된 발명을 실시하고 있는 것으로 인정되는 출원 (고시제4조제1호)

2. 우선심사의 신청을 하려는 자가 출원된 발명에 관하여 직접 선행기술을 조사(자체 선행기술조사)하고 그 결과를 특허청장에게 제출한 경우로서 다음의 어느 하나에 해당되어 긴급처리가 필요한 출원(고시제4조제2호)

가. 방위산업분야의 출원으로서 「방위사업법」 제34조, 동법시행령 제39조, 동법시행규칙 제27조 및 동법시행규칙 제28조에서 규정하고 있는 방산물자 또는 그 제조방법에 관한 출원

나. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 특허출원

다. 수출촉진에 직접 관련된 출원

라. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원

마.다음의 어느 하나에 해당하는 기업의 출원으로서 출원된 발명이 그 기업의 업종과 관련성이 있고 해당 출원의 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 그 기업에 해당하는 출원

바. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 연구개발과제의 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관이 관계 중앙행정기관의 장과 체결한 사업계획서에 따라 연구개발을 추진한 결과에 관하여 행한 출원

위 6가지 외 6가지 항목이 존재합니다. 추가 6가지 예와, 상세한 우선심사 대상 설명은 아래 특허청 홈페이지 링크를 참고해주세요. (https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200225)

3. 특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원으로서 별표 2에서 정하는 신청요건을 갖춘 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특허출원(별표 1에서 정하는 증빙서류를 첨부한 경우에 한정한다)

4. 우선심사의 신청을 하려는 자가 출원된 발명에 관하여 직접 선행기술을 조사하고 그 결과를 특허청장에게 제출한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 출원 (ex. 코로나)

3. 출원공개

이렇게 출원된 특허들은 특허 출원일로부터 1년 6개월(18개월) 지나면, 최초 출원 당시의 명세서가 공개됩니다. 출원인이 공개를 원하지 않더라도 의무적으로 공개되며, 이를 “공개 전문 또는 공개 공보”라고 합니다. 공개된 전문은 KIPRIS를 통해 누구나 열람할 수 있습니다.

다만, 출원일로부터 18개월 이전에 등록되었거나, 출원 절차가 종료(예: 거절결정 확정 등)된 경우에는 공개되지 않습니다. 이러한 공개공보는 등록 공보(공고전문)와 함께 대표적인 선행기술 문헌으로 활용되는데요. 따라서 선행기술을 조사할 때에는 등록공보뿐만 아니라, 공개공보에 기재된 기술 내용도 함께 확인해야 합니다. 등록공보는 특허 등록이 완료된 상태의 명세서로, 특허 등록 이후 KIPRIS에 공개됩니다. 심사 과정에서 특허청의 거절 이유에 따라, 공개공보에 수록된 명세서 내용 중 일부가 보정(삭제 또는 수정)되어 등록공보에 반영되기도 합니다.

4. 실체심사

실체심사란 심사관이 특허출원에 대한 등록 여부를 판단하기 위해 심사를 진행하는 절차를 말합니다. 심사관은 명세서를 통해 발명의 내용을 확인하고, 관련 선행기술을 조사한 뒤, 해당 발명이 선행기술과 비교해 특허 요건을 충족하는지를 검토합니다. 이 과정에서 모든 특허 요건을 충족한다고 판단되면 등록결정이 이루어지며, 요건을 만족하지 못할 경우에는 의견제출 통지(거절이유통지, Office Action, OA)를 통해 거절 사유를 출원인에게 전달합니다. (특허 요건에 대해서는 다음 포스팅에서 자세히 다룰 예정입니다.)

의견제출통지란, 특허출원 발명이 특허를 받을 수 없다는 내용을 그 이유와 함께 심사관이 특허 출원인에게 공식적으로 통지하는 절차를 말합니다. 주로 청구범위가 너무 넓다는 이유로 거절통지가 이루어지며, 이러한 경우 출원인은 보정단계에서 권리 범위를 줄여 출원을 진행하게 됩니다.

<의견제출통지서 예시>  국제출원번호 WO2019216294

의견제출 통지를 받은 출원인은, 명세서의 청구범위를 보정한 ‘보정서’와 거절 사유에 대한 의견을 작성한 ‘의견서’를 함께 제출하여, 심사관의 거절 이유에 대해 소명하고 수정된 청구범위로 다시 심사를 요청할 수 있습니다. 이를 ‘재심사청구’라고 하며, 이 경우 재심사는 최초에 거절결정을 내린 동일한 심사관이 진행하게 됩니다.

<보정서의 예시>

특허등록번호 1026427160000 “단백질 인산화 효소 저해 활성을 갖는 신규한 이미다졸 유도체 및 이의 용도”

재심사청구는 우리나라의 경우 한 차례만 신청이 가능하며, 재심사청구 이후에도 거절결정을 받은 경우에는 더 이상 재심사청구를 진행할 수 없습니다. 이때는 ‘거절결정불복심판’을 통해서만 구제가 가능합니다. 반면, 미국은 ‘계속심사청구(RCE, Request for Continued Examination)’ 제도를 운영하고 있으며, 관납료를 추가로 납부하면 횟수에 제한 없이 계속해서 심사를 요청할 수 있습니다.

다시 한국의 특허제도로 돌아오면, ‘거절결정불복심판’은 거절 사유에 납득할 수 없는 경우, 명세서를 보정하지 않고 처음 제출한 청구범위를 그대로 인정받기 위해 의견서만 제출하여 심판을 청구하는 절차를 말합니다. 이 심판은 재심사청구 없이 바로 신청할 수도 있으며, 재심사청구 후 거절결정을 받은 경우에도 신청할 수 있습니다. 단, 이 절차는 심사 단계가 아닌 심판 단계이므로, 심사는 심사관이 담당하는 반면 심판은 심판관이 담당하게 됩니다.

5. 특허결정

자, 이제 길고 긴 절차를 거쳐 마침내 특허결정을 받았다고 가정해 보겠습니다. 그렇다면 특허결정 통지를 받은 즉시 권리를 행사할 수 있을까요? 정답은 ‘아니오’입니다. 특허결정이 내려진 이후에도, 정해진 등록료를 납부하고, 등록된 명세서가 포함된 등록공보가 공개되어야 비로소 모든 절차가 완료됩니다. 이 과정을 모두 마친 뒤에야 출원인은 특허권을 정식으로 행사할 수 있습니다.

특허 출원을 위한 기본 지식 Part 2를 마치며…

이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 다루었던 ‘특허의 이해와 특허 명세서 작성 방법’에 이어, ‘특허 출원 절차’에 대해 알아보았습니다.

국내에서의 일반적인 특허 출원 절차만을 다루었지만, 실제로는 국가별로 출원 절차나 제도가 상당히 다를 수 있습니다. 따라서 국제 출원을 계획하고 있다면, 출원 대상 국가의 제도에 정통한 현지 전문가(변리사)와 충분히 협의한 후 출원을 진행하는 것이 중요합니다. 이에 따라 명세서 작성 전략 또한 달라질 수 있으므로, 사전에 대리인과 충분한 논의를 거쳐야 합니다.

또한 최근에는 정식 출원 전에 ‘임시출원(가출원)’ 제도를 활용하는 경우도 많습니다. 이 제도 역시 국가마다 운영 방식이 상이하므로, 어떤 국가에서 출원을 먼저 진행할지에 대한 전략적 판단 역시 전문가와 함께 검토하시는 것이 좋습니다. 이러한 논의가 원활하게 이루어지기 위해서는, 출원인이 기본적인 특허 출원 절차에 대해 충분히 이해하고 있는 것이 큰 도움이 됩니다.

지금까지는 특허 출원 과정의 전반적인 절차를 살펴보았고, 다음 포스팅에서는 실제로 특허 등록을 받기 위해 충족해야 하는 ‘특허 요건’에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이번 글이 특허제도에 대한 이해에 조금이나마 도움이 되었기를 바라며, 여기서 글을 마치겠습니다.

참고문헌

1. 유미특허법인 블로그
2. 특허청 - 신규심사인력조기심사적응교육 자료 (특허심사제도과 윤기웅 사무관)
3. 특허청 홈페이지
4. 2021년 한국발명진흥회 “지식재산권의 이해 및 선행기술 조사 실무” 교육자료 (특허법인 남앤남 변리사 김승환)