특허 출원을 위한 기본 지식 Part 3 ㅣ 특허 요건 (신규성,진보성)

지난 포스팅에서는 특허를 출원하기위한 절차들을 알아보았습니다.
이번 포스팅에는 특허를 등록받기 위해 필요한, 특허의 요건에 대해 알아보겠습니다.

지난 포스팅이 궁금하다면?

특허요건

사실 특허의 “출원”은 비교적 쉬운 편에 속합니다. 그런데 진짜 이 특허의 권리를 확보하기 위해서는 심사- 의견제출 통지를 거쳐 최종적으로 “등록”을 받아야 합니다. 물론 등록 가능 결정을 받았더라도, 등록료를 내야지만 온전히 실시권을 가지게 됩니다.

출원부터 등록까지의 흐름도는 아래와 같습니다.

•  <무효심판청구>
  • 다만 이미 등록이 완료된 특허라 하더라도, 누군가 해당 특허에 대해 특허성이 부족하다는 이유로 무효심판 청구를 신청할 수 있고, 이에 따라 해당 특허가 무효 판정을 받아 “무효”가 될 수도 있습니다. 특히 블록버스터 신약의 경우 특허 침해 소송 등의 분쟁이 발생하면서, 해당 특허의 무효심판청구를 하는 경우가 종종 있습니다. 무효심판을 통해 특허가 무효가 되면, 해당 특허의 “특허권 침해” 또한 성립하지 않기 때문입니다.
    이를 통해 무조건 등록이 되었다고 “좋은 특허”라고 할 수는 없으며, 특허를 출원하고 등록 받는 것 보다 권리범위가 될 수 있으면 넓고, 특허요건을 “제대로” 갖춘, 경쟁사에서 회피가 어려운 “좋은” 특허를 등록 받는 것이 중요하다는 것을 알 수 있습니다.
    “등록 결정”을 받기 위해서는 해당 기술이 선행기술들과 비교하여, “신규”하면서, “진보”된 기술이며, “산업적 이용 가능성”이 있는 기술이어야 합니다. 심사과정에서 심사관은 명세서내 기술이 위 세가지 특허요건을 만족하는지를 심사하게됩니다.

산업적 이용 가능성의 경우 “해당 발명이 직접 또는 간접적으로 산업 분야에 이용되어야 하며, 산업과는 무관한 실험적, 학술적으로만 사용할 수 있는 것은 제외됩니다. 또한 현재는 산업에 이용되고 있지 않더라도, 향후에 이용될 가능성이 있다면 해당 요건은 만족하는 것으로 판단합니다.

산업적 이용 가능성의 경우 나머지 2가지 요건 보다는 만족하기가 쉽지만 **“신규성”과 “진보성”**의 경우 좀 더 깊은 이해가 필요합니다.

특허요건의 조건 1 - 신규성

신규성을 확보하기 위해서는 특허 출원 전에 공지, 공용 되어있지 않아야 합니다. 특히 공동연구의 경우 특허 출원보다 논문, 포스터 등이 먼저 발표되지 않도록 유의하여야 합니다.

이 때, A와 B로 구성된 선행 기술이 존재한다고 하더라도, A+B+C로 구성된 특허는 “신규”한 발명이 될 수 있습니다. 다만, 이 특허가 등록을 받기 위해서는 또 다른 특허 요건인 진보성을 인정받아야 하며, 진보성은 C를 추가함으로써 선행 기술인 A+B 특허에 비하여 더 진보한 점이 무엇인지를 증명하여야 합니다.

이처럼 신규성은 객관적 판단이 가능하지만, 진보성의 경우에는 객관적 판단은 어려우며 심사관의 주관적인 판단이 관여합니다.

• <선행기술>
  • 특허 요건들을 심사할 때 그 기준이 되는 것은 심사하는 특허의 출원일 전에 공지, 공용된 기술들입니다. 이러한 기술들을 “선행기술”이라고 합니다. 지역적인 범위는 어느 국가에 출원하던 “전 세계”가 기준이며, 특허, 논문 등에 한정되지 않습니다.
    따라서 특허 출원 전 선행 기술 검색은 필수이며, 의약품 물질 특허의 경우 과제를 초기 단계에서는 간단하게 Scifinder 등으로만 검색하기도 하나, 명세서를 작성하기 위해서는 “STN” 같은 전문적인 특허 검색 Tool 로 선행기술을 조사하는 것이 필수적입니다.

특허요건의 조건 2 - 진보성

진보성이란 특허 출원 전에 공지, 공용, 간행물에 기재된 내용에 의해 “그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진자”가 “공지기술(선행기술)”로부터 용이하게 발명할 수 없는 것을 말하며 “목적의 특이성”, “구성의 곤란성”, “효과의 현저성” 등을 기준으로 판단하게 됩니다.

목적의 특이성

목적의 특이성이란, 자연현상 또는 자연법칙에 대해 새롭게 인식되는 발명이거나, 선행기술이 가지는 문제점에 대한 기술적인 문제를 해결하는 것 또는 새로운 기술 분야를 개척하는 것을 말합니다.

구성의 곤란성

구성의 곤란성이란, 해당 구성이 신규기능을 가지거나, 기능이 완전히 다른 경우, 기술적 수단이 상이한 경우이거나, 발명의 구성이 출원당시의 기술수준으로 보아 용이하지 않은 경우, 또는 구성 요건이 통상의 지식을 가진 자에 의해 당연히 도출 될 수 있는 범위가 아닐 경우를 말합니다.

효과의 현저성

효과의 현저성이란, 발명의 효과가 당시의 기술 수준에서 공지기술과 비교하여 이질적이거나 양적으로 현저하게 증대된 경우를 말합니다. 의약품의 경우 ‘이질적인 효과’는 선행 기술에서는 기재되지 않았던 적응증이 될 수 있고, ‘양적으로 현저한 증대’는 체내 노출양 증가, 부작용 감소 및 현저한 치료효과 증대가 될 수 있습니다.

의약품 특허에서의 진보성 판단

일반적인 발명의 진보성 판단의 경우, 주로 “선행발명의 구성으로부터 특허 발명의 구성을 생각해 내는 것이 곤란한가?”라는 ‘구성의 곤란성’을 중심으로 진보성을 판단합니다. 구성이 바뀌면서 보다 나은 효과는 따라온다는 전제하에 구성의 곤란성을 중심으로 진보성을 판단하는 것이지요.

하지만 화학발명(의약품 특허)의 경우 구성의 바뀜으로 인해 그 효과가 좋아질지, 나빠질지 예측이 어려우므로, ‘구성의 곤란성’만을 중심으로 보기 보다는 “구성이 바뀜으로 인해 효과가 얼마나 좋아졌는가?”라는 ‘효과의 현저성’을 함께 고려하여 진보성을 판단합니다.

신약의 경우 새롭고 고유한 작용기전을 사용한 ‘First in class’ 약물도 있지만, 이미 알려진 기전과 약물들의 구조정보들을 이용하여 그 것들 보다 더 우수한 약물인 ‘ Best-in class’ 약물도 있습니다. 이러한 ‘Best-in class’ 약물을 연구할 경우 이미 알려진 구조정보들을 이용하여 도출된 구조들인 경우가 많으며, 기존 경쟁 약물들의 특허를 회피 하여 특허권을 획득할 수 있는 구조를 발굴해 내는 것 또한 주요한 포인트인데요.

이때 새로 도출한 구조가 선행 문헌의 특허 청구범위에 기재되지 않은 범위임에도, 심사관의 판단에 따라 해당 개량이(구조변경) “발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 화합물의 유도체화 과정에서 고려해볼 수 있는 통상적인 시도에 불과하므로” 구성의 곤란성이 인정되지 않을 수 있습니다. 다만, 화학 발명의 경우에는 진보성 판단에 “구성이 바뀜으로 인해 효과가 얼마나 좋아졌는가?”라는 ‘효과의 현저성’을 함께 고려하기 때문에, 해당 개량을 통해 ‘효과가 현저하게 증대’되었음을 입증하여 진보성을 주장할 수 있습니다.

글을 마치며

지금까지 특허 등록을 받기 위해 필요한 특허 요건에 대해 살펴보았습니다.

특허 심사관은 “선행기술조사”를 통해 출원 신청된 특허와 유사한 선행 기술들을 조사하고, 조사한 기술들에 대해 출원된 특허가 위 특허 요건들을 모두 갖추었는지를 판별합니다.

지금까지 설명드린 것처럼 특허를 등록받기 위해서는 신규성 요건과 진보성 요건을 만족하는 것이 매우 중요하며, 이 두 요건은 “특허 출원전에 공지, 공용, 간행물에 기재된 내용(선행기술)”을 기준으로 하기 때문에 “선행기술조사”가 필요합니다.

보통 신약개발 연구를 함에 있어서는 그 원천 특허가 되는 물질 특허의 확보가 매우 중요하기 때문에, 연구시작과 동시에 계속해서 경쟁약물의 특허들을 follow하게 되고, 해당 특허들이 보통 심사과정에서도 선행문헌으로 잡히게 됩니다.

그렇다면 다음 포스팅에서는 의약품 특허의 종류와, 이러한 문헌들을 조사하는 “선행기술조사(특허 검색)” 방법에 대해 다뤄보도록 하겠습니다.